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商标纠纷要学会“打架”和“放血”

本文是商标系列文章的第三篇,讨论商标被抢注后,创业公司的四种应对方式:兵戎相见;商标购买;商标“变身”;及时止损。
 
当然,“防患于未然”才是最经济、最正确的打开方式,提前做好商标布局,才能让“职业抢注人”或竞争对手无缝可钻。
 
本文来源于创新工场法务部,作者郭敬敬。

要么“打架”,要么“放血”
 
商标被抢注之后,因为商标申请人的投诉,产品被应用商店下架,甚至导致无法继续使用原有品牌,或陷入漫长的商标纠纷,出现这种情况时,应该如何应对呢?
 
第一招,兵戎相见。
 
针对被抢注商标所处行政程序的不同阶段,应对商标抢注的主要手段可以区分为“兵戎相见”或者“商标购买”两种方式。当然“兵戎相见”和“商标购买”是并行不悖的,创业公司可以两条腿走路,同步推进。
 
所谓兵戎相见,主要有以下方式:
 
第一,针对正在申请过程中的商标,如抢注申请已经通过初步审查,进入公告期,可以通过提出异议的方式进行救济;商标异议的同时,以自己公司的名义提起相关商标的申请。根据中国商标法,对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人等可以向商标局提出异议。
 
第二,针对已注册的商标,请求商标局作出宣告注册商标无效的决定;宣告商标无效的同时,以自己公司的名义提起相关商标的申请。根据中国商标法,已经注册的商标,在商标注册之日起5年内,在先权利人或利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效;对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。
 
第三,针对已注册商标已满三年且未使用的,创业公司可以提起撤三申请;撤三申请的同时,创业公司应以自己的名义提起相关商标的申请。根据中国商标法,注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
 
由于对商标的使用和恶意抢注等判断存在一定的主观性,因此“兵戎相见”是否能取胜存在不确定,个案性比较强。如果商标被抢注的事实显而易见且证据链较为完整,商标代理机构或律师事务所经验丰富,那么取胜的成功率还是较高的。
 
举例来说,Facebook曾成阻击“FACEBOOK”商标的抢注行为,法院最终认定在先注册人存在明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意行为,扰乱了商标注册管理秩序,认定在先商标申请不应予以核准注册。
 
第二招,躲不起,但买得起。
 
由于商标异议、宣告商标无效或撤销商标的流程漫长,时间、人力和费用成本都较高,而对于不少创业公司而言,创业的风口稍纵即逝,等不起耗不起。因此,购买商标也成为解决商标抢注的有效措施,破财消灾嘛。
 
值得一提的是,如果商标抢注人是“职业抢注人”,那么购买商标是可行路径,因为对方抢注的目的就是为了高价出售,只要钱到位,问题就能解决。但如果抢注人是公司的竞争对手,购买商标的这条路就很难走通。
 
商标购买是讲究时机和谈判技巧的。讲究时机意味着创业公司要将商标购买以及公司的公关策略统筹规划。职业抢注人精通于“待价而沽”,如果创业公司在商标购买时给公众的印象是欣欣向荣、形势一片大好,那出售方可能会“狮子大开口”。
 
举个例子,创业公司刚完成新的一轮融资,那么较好的策略是在购买商标事宜敲定之前不要进行新融资的公关和推广,否则出售方看到融资消息后极有可能坐地起价。
 
至于具体的购买方式和谈判技巧,通过商标代理公司或者律师事务所谈判,以第三方公司的名义与出售方签约,一定程度上也会让出售方猜不透背后真正的购买方的心理价位,促使商标购买以更为合理的价格成交。
 
第三招,商标“变身”。
 
还有一种曲线救国的方式,那就是对现有商标进行微调,与原有被抢注商标有所区别,从而避开商标抢注的狙击。
 
微调的方式包括,图形logo和文字商标结合使用,原有商标前后增加前缀或后缀,使用原有文字商标的象声词,等等。
 
第四招,止损。
 
最后,不得不说,如果以上策略成功概率过低,均不奏效,对于创业公司而言,需要考虑“快”、“准”、“狠”的止损,放弃存在争议的商标,启用新的商标。
 
毕竟,更换商标的成本在公司发展的初期要远低于后期,且长期悬而未决的商标、品牌将会影响公司的融资等资本市场运作。
 
如果未能适时止损,公司投入商标宣传的成本越高,已有产品积攒的用户、人气越高,商标出现问题后公司的损失也就越大。
 
商标保护应“防患于未然”
 
在商标问题上,“防患于未然”才是最经济、最正确的打开方式。与其花费巨大的时间精力在商标诉讼或者花巨资购买商标,不如提前做好商标布局,让“职业抢注人”或竞争对手无缝可钻。
 
第一,增强商标保护意识,做好保密工作。
 
创业公司在推出新的商标过程中,一定要做好保密措施,应控制商标名称、设计图样的知情人范围,避免公司内部无关人员或者公司外部人员知晓,并要求核心员工、外部设计师等知情人员遵守保密义务,以防止商标被抢注。
 
现实中,商标代理机构、设计师、员工或员工亲属抢注公司核心商标的事情层出不穷。比如前员工家属抢注北京尚丹尼美发中心的“尚丹尼”文字商标,“MOVOC”案件中设计师泄露设计图样导致商标被有心人抢注。
 
第二,“全副武装”再上阵。
 
在产品上线或业务开展之前,应提前做好商标的全面申请工作。全面申请体现在商标申请类别、商标申请国家、商标申请种类等。
 
商标申请类别上一定要全面,全面覆盖公司现在和将来可能从事的业务类别。一般来说,互联网公司可能涉及的类别主要有9类、35类、38类、41类、42类和45类以及公司从事具体业务所需类别,比如教育类公司需要申请41类,打车软件需要申请39类,食品饮料需要申请29类、30类和/或43类,具体类别可与专业代理沟通,宁可多申请,不可遗漏。
 
有一定商标保护意识的创业公司对在本国申请商标非常重视,但却忽视了在国外申请相关商标,导致商标在国外被抢注。为避免这一情况的出现,创业公司不仅要在大陆建立商标的防御工事,还要在已开拓市场的港澳台或国外申请相关商标。
 
申请的商标名称上,不仅要涵盖商标的中文名称,还需要将常用的商标外文翻译、图样logo以及文字和图样的综合商标均提起申请。
 
第三,因时制宜,不同发展阶段采用不同的商标发展战略。
 
随着创业公司的发展,公司应由保守的商标申请策略转为更为激进的全面防御、四面出击的申请策略。
 
具体而言,从商标申请类别角度,如果预算允许,创业公司应考虑申请全类别45类商标,对商标抢注进行有效防御,防止品牌被稀释。
 
从商标名称考虑,创业公司除将商品和服务所使用的具体名称申请商标外,还应将该等名称的谐音、变形、各种外文翻译等进行保护性申请,比如娃哈哈除了申请“娃哈哈”商标外,还将“哈娃哈”、“哈哈娃”等商标进行了注册。在商标申请国家上,创业公司除了在已开拓市场的国家申请商标外,还应在拟进入国家申请商标。
 
第四,关注商品和服务区分表的更新。
 
随着商品和服务类别的层出不穷,《类似商品和服务区分表》(“分类表”)也在不断的推陈出新,创业公司尤其要时刻关注分类表的更新,及时注册新出现在分类表中的商品或服务类别,以避免被人抢注。
 
商标的保护不是一蹴而就的,及时跟进分类表并及时补充申请分类表中所新增与公司业务范围相近的商品或服务类别,是商标管理中非常重要的一环。
 
第五,及时续展商标。
 
根据中国商标法,注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算;注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续,在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽限期;期满未办理续展手续的,注销其注册商标。
 
商标管理是一个持续性的过程,职业抢注人经常会利用企业未能及时续展商标的疏忽,抢注商标。企业及时关注并续展已到期商标,才能不给抢注人以可乘之机。
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